Comment est déterminé le critère d'originalité pour l'enregistrement d'un dessin industriel au Canada: petit rappel par Alain Provost


La Commission d’appel de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) vient de rendre une rare décision sur l’originalité requise pour l’enregistrement d’un dessin industriel. L’examinateur avait considéré que cette demande manquait d’originalité, au vu de deux dessins déjà déposés par le même demandeur Victor Stanley Inc.

La Commission a rappelé les critères développés par la jurisprudence canadienne1:

- Le degré d’originalité requis pour l’enregistrement d’un dessin industriel est plus grand que celui requis par la législation sur les droits d’auteur mais moins que celui requis pour la délivrance d’un brevet. L’originalité pour l’enregistrement d’un dessin industriel est une question de fait et doit être évaluée en fonction de la nature et du caractère de l’objet ainsi qu’en fonction des contraintes liées à la fonction de cet objet2.

- Les articles qui sont comparés ne doivent pas être examinés en étant mis côte à côte, mais de façon séparée de façon à ce que le souvenir imparfait entre en jeu3.

- On doit regarder le dessin dans son ensemble4.

- Tout changement doit être substantiel et ne doit pas être trivial ou infinitésimal5.

La Commission d’appel a ensuite discuté des points soulevés par le demandeur pour justifier l’enregistrement de son dessin:

- Pendant la poursuite, le demandeur a reçu un avis de l’examinateur l’informant que la demande visait deux séries de dessins qui ne pouvaient pas être maintenues dans une seule demande: une poubelle avec couvercle et une poubelle sans couvercle. Sur cette base, le demandeur allègue que le standard d’évaluation sur lequel l’examinateur s’est basé pour demander que sa demande soit limitée à une seule série de dessins devrait être le même standard que celui qui est appliqué pour évaluer l’originalité de son dessin, d’autant plus qu’en cours de poursuite, l’examinateur a retiré ce rejet, les considérant plutôt comme des variantes.

Selon la Commission d’appel, la nouveauté du dessin réside dans trois aspects qui ne sont pas reliés au couvercle, soit la largeur de certaines barres, la texture de ces barres et la présence ou non de pied. Par conséquent, la décision qui avait été prise de limiter ou non la demande à une seule série de dessins avec ou sans couvercle, ne devrait pas être considérée comme un facteur pour déterminer l’originalité de l’article.

- Le demandeur a souligné le fait que l’OPIC avait dans le passé procédé à l’enregistrement de deux dessins, basé sur le fait que la texture des barres apparaissant dans les deux articles était suffisante pour conférer un caractère d’originalité aux dessins et ainsi permettre leur enregistrement. Le demandeur allègue donc que sa demande satisfait le critère d’originalité puisque la texture des barres la différencie de l’art antérieur.

La Commission d’appel a expliqué cette différence par le fait que les deux dessins en question avaient été déposés par le même demandeur le même jour. La Commission a rappelé que si les demandeurs avaient été différents, la demande avec date de dépôt la plus antérieure aurait pu être enregistrée mais pas l’autre parce qu’il n’y avait pas de différence substantielle entre les deux dessins.

- Le demandeur a également fait valoir que deux autres dessins avaient été enregistrés sur la base d’un seul dépôt où l’examinateur avait considéré qu’il y avait des différences suffisantes entre la largeur des barres pour que les deux variantes ne puissent pas être maintenues dans une seule demande. L’examinateur avait alors requis que la demande soit divisée ce qui avait mené à l’enregistrement de deux dessins.

La Commission d’appel a fait valoir qu’on ne peut établir une pratique basée sur la décision d’un examinateur. La Commission rappelle aussi que l’originalité d’un dessin est une question de fait et que l’évaluation de l’originalité doit être basée sur ces faits, chaque cas étant particulier.

Ensuite, la Commission d’appel a fait son analyse en ce qui concerne l’originalité.

La Commission a d'abord regardé les dessins pour voir quelles sont les caractéristiques qui sautent aux yeux. Toutefois, les caractéristiques qui différencient ces dessins (figure 1 et 2) du document cité (figure 5 et 6), telles que la largeur des barres, la texture des barres, la présence ou l’absence de pieds, ne se sont pas avérées comme des caractéristiques immédiatement significatives à l’œil. On peut seulement constater ces différences lorsqu’on regarde les deux articles un à côté de l'autre et qu’on les examine attentivement.

Ainsi, au vu des faits de la demande, il a été déterminé que le dessin tel que présenté par le demandeur manquait d’originalité par rapport aux documents cités. Aucun appel de cette décision n’a été déposé à la Cour fédérale.

1 Re Paramount Pictures Corp Industrial Design Application (1981) 73 CPR (2d) 273 (PAB)
 2 Rothbury International Inc v Canada (Minister of Industry), 2004 FC 578
 3 Jones v Teichman, [1930] Ex CR
 4 Lewis Falk Ltd v Jacobwitz (1944), 61 RPC 116 (ChD)
 5 Simmons v Mathieson & Co (1911), 28 RPC 486 (CA)

 
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