Quand l’emploi fait toute la différence par France Lessard


« Depuis quand employez-vous donc votre marque de commerce? ». Cette petite question peut sembler fort banale, mais ne doit pas être prise à la légère. Le principe de l’emploi d’une marque de commerce est primordial pour son enregistrement, sa protection et pour sa valeur marchande. Pour comprendre l’importance de la réponse à cette question posée par votre agent de marques, il faut bien en comprendre le sens.

L’article 4 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») édicte les circonstances dans lesquelles une marque de commerce sera réputée employée. Une marque de commerce peut être employée en liaison avec des marchandises ou des services ou les deux à la fois. Elle est réputée employée en liaison avec une marchandise si elle est liée à cette dernière à tel point qu’un avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou la possession de cette marchandise est transférée. Le plus souvent, un tel avis est donné par l’apposition de la marque sur le produit lui-même, sur une étiquette ou sur son emballage. L’avis de liaison doit être donné dans la pratique normale du commerce au Canada. En règle générale, la simple promotion ou la publicité d’une marchandise ne constituera pas un emploi de la marque de commerce en vertu de la Loi. Il faut qu’il y ait une véritable transaction commerciale pour que la marque soit réputée employée. En ce qui a trait à des services, la marque de commerce sera réputée employée si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou dans l’annonce de ces services.

À titre d’exemple, le fait qu’une marque de commerce apparaisse sur le dessus d’un catalogue montrant plusieurs marchandises ne démontre pas l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises montrées dans ce catalogue. Pour que la marque soit réputée employée en liaison avec un vêtement photographié dans ce catalogue, il faudra que celle-ci soit apposée sur ce dernier, sur une étiquette qui y est attachée ou autrement liée au vêtement lui-même. La marque de commerce, apposée sur le dessus du catalogue, est cependant employée en liaison avec l’annonce des services de vente au détail de marchandises.

Lorsqu’un avocat ou un agent de marques de commerce pose la question à savoir « depuis quand une marque de commerce est employée? », il est donc important de faire l’exercice afin de déterminer depuis quand la marque de commerce est clairement liée aux marchandises ou aux services de l’entreprise. L’exercice doit se faire pour chacune des marchandises et pour chacun des services. Par exemple, une entreprise qui offre sous une marque de commerce des publications écrites ou des magazines depuis plusieurs années, mais n’offre des trousses de configuration pour l’accès à l’Internet haute vitesse que depuis peu de temps, devra donc déterminer les dates de premier emploi de sa marque de commerce pour chacune de ces marchandises. De la même façon, il faut s’assurer que la marque est bel et bien employée. Le fait d’avoir payé une compagnie de graphisme pour la confection d’un logo ne nous indique pas à quel moment ce dernier a été lié à une marchandise pour la première fois.

Lorsqu’une compagnie investit quelques milliers de dollars pour l’enregistrement d’une marque de commerce et bien plus encore dans la promotion de cette dernière, elle a tout intérêt à s’assurer qu’elle n’investisse pas dans une demande d’enregistrement susceptible d’être refusée ou invalidée après son enregistrement à cause d’une technicité. Une erreur dans une date de premier emploi peut avoir des conséquences lourdes quant au succès du requérant dans le cadre d’une opposition à une demande d’enregistrement et, même si la marque de commerce est enregistrée, quant à la validité de cet enregistrement. Dans le cadre d’un litige, il est toujours préférable de s’assurer que les droits d’un client sont antérieurs à ceux de celui qui est poursuivi et la date de premier emploi a encore là son importance. Ainsi, le soin porté à déterminer la date de premier emploi d’une marque de commerce, en assurant son enregistrabilité et sa validité, aide à maintenir sa valeur.

L’exercice peut sembler fastidieux pour celui qui doit parfois fouiller dans les archives d’une compagnie afin de déterminer depuis quand une marque de commerce en particulier est employée. La tâche est lourde, mais inévitable. Certains clients, exaspérés peut-être par les questions ennuyeuses de leurs agents de marques, pourraient être tentés de déposer la demande d’enregistrement sur la base d’une intention d’emploi de la marque. Malheureusement, la voie d’évitement ainsi utilisée ne mène pas à bon port. D’autres ont été tentés de le faire et la Commission des oppositions a déjà maintenu une opposition et refusé l’enregistrement d’une marque projetée lorsque la preuve démontrait qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, la requérante avait déjà employé la marque de commerce (et ne pouvait donc pas prétendre à une « intention » d’emploi).

La petite question banale de votre procureur ou agent de marques de commerce est donc pleine de sens et la réponse mérite d’être donnée avec soin, pour le plus grand bien de votre entreprise et de sa marque.

 
Envoyer à un(e) collègue | Imprimer  | Nouvelle précédente  | Nouvelle suivante

 
 
  S'abonner | Se désabonner |  Communiquer avec nous  | Avis juridique |  Webmestre
   © CIPS, 2017. Tous droits réservés.
 
   
Activités de nos membres
Portail Client ROBIC
Archives
S'abonner
 
Pour visualiser notre brochure électronique, cliquez ici