Infractions et infarctus: le fardeau de la preuve en contrefaçon de brevets par Vanessa Udy


Typiquement, le titulaire d'un brevet qui intente une poursuite en contrefaçon doit faire la preuve de ses allégations. Cependant, cette règle de preuve s'applique-t-elle dans le cas où une tierce partie cherche à obtenir un jugement déclaratoire établissant l'absence de contrefaçon?

Dans l'arrêt Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC (2014), 695 F3d 1266 (USSC), la Cour suprême des États-Unis a décidé que, dans le cadre d'une requête pour jugement déclaratoire en non-contrefaçon, il incombe au titulaire d'un brevet de faire la preuve de contrefaçon, même s'il agit à titre de partie défenderesse. Autrement dit, la partie demanderesse qui intente des procédures pour obtenir un jugement déclaratoire indiquant qu'elle ne contrevient pas à un brevet n'a pas à faire la preuve d'absence de contrefaçon.

Dans l'instance, Medtronic, Inc. demandait un jugement déclaratoire à l'effet que les stimulateurs cardiaques implantables qu'elle fabriquait et commercialisait ne constituaient pas une contrefaçon des brevets de Mirowski Family Ventures, LLC relatifs à une invention qui provoque la contraction des ventricules du cœur en rythme avec le battement cardiaque.

La Cour de première instance a donné raison à Medtronic, car Mirowski n'a pas fait la preuve de la contrefaçon des brevets. Toutefois, la Cour d'appel a infirmé la décision pour motif que le fardeau de la preuve en cette instance appartenait plutôt à la partie demanderesse. Il appartenait donc à Medtronic de faire la preuve que son produit ne contrevient pas aux brevets de Mirowski, ce qu'elle n'a pas fait.

La Cour suprême des États-Unis a infirmé la décision de la Cour d'appel. Selon le juge Breyer, dans le cas d'une requête pour jugement déclaratoire en non-contrefaçon, le fardeau de la preuve repose sur le breveté, même si ce dernier agit à titre de partie défenderesse.

Premièrement, la règle générale en droit américain veut que le fardeau de la preuve en matière de contrefaçon repose sur le titulaire du brevet.

Deuxièmement, quoique les règles gouvernant la requête en jugement déclaratoire soient différentes de celles applicables à une requête introductive d'instance, les règles de droit substantif applicables à la cause demeurent pareilles. Le rôle procédural des parties peut paraître « inversé » : une partie qui serait normalement la défenderesse dans un recours en contrefaçon peut agir à titre de demanderesse dans une requête en jugement déclaratoire portant sur les mêmes faits. Malgré cela, la nature du recours n'opère pas un changement dans les droits substantifs des parties.

Troisièmement, l'attribution du fardeau de la preuve est une question de droit substantif. Le renversement du fardeau procédural ne modifie pas les règles de preuve applicables à la question de contrefaçon. Ainsi, il demeure la responsabilité du titulaire du brevet d'établir la preuve de contrefaçon lorsqu'il agit à titre de défendeur à une requête en jugement déclaratoire.

Selon le juge Breyer, le titulaire d'un brevet est typiquement mieux placé qu'une tierce partie pour expliquer la portée de son brevet. Il en découle que le titulaire est aussi la meilleure personne pour identifier et préciser comment un produit donné constitue une contrefaçon de son brevet. Si l'on exigeait que la demanderesse d'une requête en jugement déclaratoire fasse preuve de non-contrefaçon sans qu'elle ait connaissance des allégations de contrefaçon, elle devrait deviner toutes les allégations possibles que pourrait soulever le titulaire du brevet afin d'y répondre au préalable.

Par ailleurs, la Cour estime que le public a intérêt à connaître de façon certaine la portée d'un brevet. Bien qu'un brevet accorde à son titulaire un monopole sur l'exploitation de l'invention brevetée, des limites s'imposent à ce monopole. Plus particulièrement, il ne devrait pas être permis au titulaire d'un brevet d'élargir la portée de son monopole en exigeant le paiement de dommages pour la vente d'un produit qui ne tombe pas sous la portée de son brevet. Tel qu'expliqué, le titulaire du brevet est considéré comme mieux placé pour faire la preuve de l'étendue de son monopole.

De plus, l'attribution du fardeau de la preuve en matière de contrefaçon au titulaire du brevet favorise la cohérence des jugements portant sur le même brevet. L'attribution du fardeau de la preuve en fonction de la nature de la procédure augmenterait le risque d'obtention de jugements contradictoires portant sur un même brevet. Les jugements obtenus en première instance et en appel illustrent bien cette problématique : tandis que la Cour de première instance a décidé que Mirowski n'avait pas fait preuve de contrefaçon, la Cour d'appel, se fondant sur la même preuve, a conclu que Medtronic n'avait pas démontré l'absence de contrefaçon des brevets de Mirowski par ses produits. La responsabilité de Medtronic, dans ce cas, changeait selon la partie ayant le fardeau de  la preuve, même si la preuve soumise au dossier demeurait pareille.

Conséquemment, en droit américain, lorsqu'une partie intente une procédure pour obtenir un jugement déclaratoire, elle n'a pas à faire la preuve d'absence de contrefaçon. Il incombe toujours au titulaire du brevet de faire la preuve d'allégations de contrefaçon, peu importe qu'il agisse en tant que partie demanderesse ou défenderesse.

Présentement, aucun équivalent à la règle énoncée par la Cour suprême des États-Unis n'existe en droit québécois ou canadien. Comme en droit américain, il appartient au titulaire d'un brevet de faire la preuve de la contrefaçon. Cependant, selon le droit québécois, il incombe normalement au requérant d'un jugement déclaratoire de prouver le bien-fondé des conclusions recherchées. En pratique toutefois, la partie défenderesse à une requête en jugement déclaratoire en non-contrefaçon soumettra une preuve voulant qu'il y ait eu contrefaçon. Les raisons pratiques invoquées par la Cour suprême des États-Unis sont convaincantes, mais ne sont pas déterminatives du droit québécois applicable aux mêmes faits. Le droit canadien ou québécois applicable à la question de l'attribution du fardeau de la preuve demeure donc discutable.

 
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