La protection des marques de commerce célèbres au Canada suite aux arrêts Mattel et Veuve Clicquot Ponsardin de la Cour suprême du Canada par Barry Gamache


Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts fort attendus par ceux qui sont intéressés par la protection des marques de commerce, notamment les marques de commerce célèbres. Tant dans Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22 et dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, la Cour suprême a précisé le test de vraisemblance de confusion lorsqu’une marque de commerce célèbre est en cause.

Une raison probable de l’intérêt manifesté par la Cour suprême pour les marques de commerce célèbres résulte sans doute de la controverse entourant ce qu’il est convenu de nommer le test Pink Panther, suite à la décision de la Cour d’appel fédérale dans Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534. Cette dernière affaire a été perçue comme exigeant la preuve d’un lien ou d’une connexion entre les secteurs d’activité des parties avant que la cour ou le registraire ne puisse conclure à une vraisemblance de confusion entre une marque de commerce célèbre et une autre marque qui reprend l’aspect distinctif de cette première marque. L’exigence de la recherche d’un lien a été perçue notamment dans l’extrait suivant de la décision Pink Panther Beauty Corp.:

[46]  J'ai pris connaissance d'un certain nombre d'autres affaires concernant des marques de commerce célèbres: "Coca-Cola", "Cartier" et "Wedgwood". Dans chacune d'elles, la marque célèbre l'a emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Faute d'établir un tel lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles.
 

Dans le cadre des arrêts Mattel et Veuve Clicquot Ponsardin, la Cour suprême du Canada a revu le test Pink Panther et a posé les principes suivants:

a)       Les marques de commerce célèbres ont une certaine transcendance et ne devraient donc pas être limitées aux seuls produits et/ou services auxquels elles sont normalement associées:

 

-         Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23:

        

[26]  La conclusion portant que VEUVE CLICQUOT est une « marque célèbre » est importante pour l’examen de « toutes les circonstances de l’espèce » parce que la célébrité présuppose que la marque transcende, dans une certaine mesure du moins, les marchandises auxquelles elle est normalement associée…
 

b)        La recherche d’un lien ou d’une connexion, perçue comme faisant partie du test Pink Panther, n’est pas une exigence sine qua non pour le test de vraisemblance de confusion, lorsqu’une marque de commerce célèbre est en cause:
 

-      Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22:
 

[63]  Après avoir cité un certain nombre d’affaires dans lesquelles la marque de commerce célèbre l’avait emporté, le juge Linden a poursuivi :


 [. . .] chaque fois, on a conclu à l’existence d’un lien ou d’une similarité entre les produits ou les services.  Faute d’établir un tel lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce.  Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles.  [par. 46]
 

Je conviens avec l’appelante que, « si tel devait être le cas », le critère des « circonstances exceptionnelles » place la barre trop haut et peut être vu comme une tentative d’imposer une certaine rigidité alors qu’il n’en existe pas.  Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)).  Ce qu’il importe de dire au sujet des marques célèbres, c’est que la notoriété de la marque peut passer d’une gamme de produits à une autre alors qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels.  Le critère qu’il convient d’appliquer est celui exposé précédemment par le juge Linden, au par. 33 :
 

C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun de ces éléments.

[71]  Dans la mesure où le juge Linden a statué que la différence entre les marchandises ou les services constituera toujours un facteur dominant, je ne suis pas d’accord avec lui, mais compte tenu du rôle et de la fonction des marques de commerce, il s’agira en général d’une considération importante.  L’appelante prétend que certaines des remarques incidentes formulées par le juge Linden peuvent pratiquement être interprétées comme exigeant une «ressemblance» entre les marchandises et services respectifs.  À cet égard, ces remarques incidentes ne devraient pas être suivies.

 

c)        En fait, dans l’appréciation du test de vraisemblance de confusion, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances; toutefois, dans des cas particuliers, certaines circonstances auront plus d’importance que d’autres:

-      Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23:

[33]  Bien que l’impression ou l’aura que dégage la VEUVE CLICQUOT ne se limite pas nécessairement au champagne et aux articles promotionnels connexes, et puisse s’étendre à d’autres produits de luxe, aucun témoin n’a laissé entendre que les consommateurs ordinaires associeraient la marque à des vêtements de gamme intermédiaire pour dames.  Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la juge de première instance était d’avis « [. . .] que le facteur clef est la différence considérable entre les marchandises de la demanderesse et celles des défenderesses »  et que « les activités de la demanderesse et celles des défenderesses sont tellement différentes qu’il n’y a aucun risque de confusion chez les consommateurs » (par. 76).  Dans son appréciation des facteurs énumérés au par. 6(5), elle pouvait effectivement mettre l’accent sur ce facteur dans le cas particulier qui nous occupe.  Le paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont susceptibles de le faire dans un cas particulier.

d)       Dans l’analyse du test de vraisemblance de confusion, une attention particulière doit être portée à la marque de commerce célèbre en cause puisque toutes les marques de commerce célèbres n’ont pas le même profil:

-      Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23:

[32]… Les marques célèbres n’ont pas toutes le même profil.  Certaines d’entre elles sont peut être bien connues, mais sont associées à des produits très spécifiques (la publicité du sirop pour la toux Buckley vante son efficacité malgré son mauvais goût, ce qui porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée pour un restaurant).  D’autres marques célèbres, comme Walt Disney, peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes gammes de produits.

La contribution importante des arrêts Mattel et Veuve Clicquot Ponsardin est le rappel qu’on peut conclure à une vraisemblance de confusion entre les marques de deux parties, que les marchandises ou services des ces parties soient ou non de la même catégorie générale. Bien que la cour ou le registraire, selon le cas, puisse insister davantage sur la question des secteurs d’activité, il n’est pas requis de rechercher absolument un lien entre les secteurs d’activité des parties afin de conclure à la vraisemblance de confusion.

 
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