Tout un AC«CROC» ! par Catherine Geci


Les chaussures CROCS, fabriquées par la compagnie jadis appelée FOAM CREATIONS INC. et maintenant CROCS CANADA INC. (ci-après "Crocs"), ont récemment pris le marché d'assaut. Très populaires, les sabots ou sandales sont fabriqués d'une substance éthylénique formulée de façon unique qui prend de l’expansion et s’assouplit au contact de la chaleur. Les modèles variés des chaussures CROCS sont caractérisés par deux motifs : le motif circulaire constitué de trous sur le dessus de la portion supérieure du sabot, et le motif semi-circulaire constitué de fentes sur les côtés de la portion supérieure du sabot.

Compte tenu de la popularité des chaussures CROCS, il n’est pas surprenant que des imitations soient également apparues sur le marché. Dans le cas qui nous occupe, Crocs affirmait que les chaussures vendues par Holey Soles Holdings Ltd. (ci-après "Holey Soles") constituaient une concurrence déloyale sous la Loi sur les marques de commerce et contrevenaient au droit d'auteur de Crocs. Crocs affirmait également que les chaussures de Holey Shoes étaient pratiquement identiques aux siennes, nonobstant quelques modifications mineures.

Dans une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire à la Cour fédérale du Canada le 14 février 2008, un tel jugement permettant à la cour de déterminer les mérites d'une cause ou de répondre à des questions préliminaires spécifiques sans procès, Holey Shoes cherchait l'irrecevabilité des réclamations de Crocs.

Dans cette cause, la cour s'est penchée sur deux questions, à savoir : (1) si les allégations de concurrence déloyale de Crocs étaient contournées par l'application de la doctrine de fonctionnalité et (2) si Crocs pouvait réclamer des droits d'auteur.

Concernant la première question, il faut savoir que la doctrine de fonctionnalité, telle qu'elle s'applique à une marque de commerce, rend cette dernière invalide si elle est de prime abord fonctionnelle. Ainsi, une caractéristique distinctive du produit, qui est d'abord et avant tout fonctionnelle, implique qu'elle ne peut pas être une marque de commerce. Toutefois, si cette caractéristique distinctive a un rôle fonctionnel qui peut proprement être conçu comme étant distinct et différent, elle peut être protégée par marque de commerce.

Par conséquent, la question soulevée dans cette affaire était de déterminer si le motif de cercles et de demi-cercles sur les sabots CROCS était une caractéristique distinctive. Pour qu'un motif se qualifie comme étant une caractéristique distinctive et donc une marque de commerce, son rôle fonctionnel, et plus précisément celui de permettre à l'air et/ou à l'eau de s'écouler à l'intérieur et à l'extérieur des sabots, doit être correctement conçu de façon distincte et différente du rôle distinctif des motifs de cercles et de demi-cercles incorporés aux sabots.

La cour a déterminé que cette question était une question de fait qui ne peut pas et qui ne devrait pas être décidée au niveau du jugement sommaire. La cour a trouvé qu'il n'y avait aucune preuve liant clairement la fonction du motif de cercles et de demi-cercles au motif et à l'arrangement des cercles et demi-cercles sur le dessus et sur les côtés du sabot. La question à savoir si le motif et l'arrangement des cercles et demi-cercles constituent une caractéristique distinctive sera donc tranchée au procès sur le fond, le cas échéant.

Par rapport à la deuxième question (la violation du droit d'auteur), il est énoncé dans la loi qu'il n'y aura pas de contrefaçon du droit d'auteur si un droit d'auteur subsiste dans un motif appliqué à un article utile et où cet article est produit en quantité de plus de cinquante exemplaires. Puisque les sabots de Crocs sont clairement des articles pratiques qui sont produits en plus de cinquante exemplaires, Crocs ne devrait pas pouvoir réclamer un droit d'auteur. Toutefois, il existe une exception à ce principe, si le motif en question est utilisé comme une marque de commerce. Ainsi, si le motif de Crocs se qualifiait comme étant une caractéristique distinctive et, par conséquent, une marque de commerce sous la Loi sur les marques de commerce, il pourrait y avoir contrefaçon du droit d'auteur.

Puisque la cour ne s'est pas prononcée sur la question à savoir si les motifs de cercles et de demi-cercles constituaient une marque de commerce, celle-ci est demeurée sans réponse.

Il est également intéressant de noter que Crocs a fait une demande de brevet le 14 mai 2004 pour protéger ses produits (voir les demandes canadiennes nos. 2,491,269 et 2,562,134). Même si ces demandes de brevet sont encore en instance et qu'aucun brevet n'a encore été délivré, la protection par brevet pourrait être essentielle pour renforcer la protection sur les chaussures de Crocs.

Si vous croyez que le produit que vous avez développé peut être protégé par brevet, marque de commerce et/ou droit d'auteur ou si vous êtes au courant de contrefacteur(s) potentiel(s) et désirez un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les activités de concurrence déloyale, nos professionnels se feront un plaisir de répondre à vos questions.

 
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